Pour pouvoir accéder au titre de marque en France, un signe doit passer 4 étapes cumulatives :
- Il doit être licite,
- Il ne doit pas être trompeur,
- Il doit être distinctif,
- Il doit être disponible.
Dans les précédents articles, nous vous parlions des trois premières conditions (licéité, absence de caractère trompeur et caractère distinctif) que doit remplir un signe pour constituer une marque juridiquement valide.
Dans cet article, nous vous dévoilons la quatrième et dernière condition qui préside à la validité d’une marque : la disponibilité du signe.
Etape 4 : choisir un signe disponible
Pour qu’une marque puisse être pleinement protégée et exploitée, celle-ci doit être disponible.
Cela signifie que le signe ne doit pas être contraire à des droits détenus par des tiers.
A ce titre, l’article L.711-3 énumère les droits antérieurs faisant obstacle au dépôt comme marque d’un signe identique ou similaire.
1. Le signe ne doit pas porter atteinte à une marque antérieure
*la marque ne doit pas porter sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires.
Cette règle est rappelée de façon plus précise par l’article L.711-4 a) du Code de la Propriété Intellectuelle.
Pour mémoire, la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.
Ainsi, la marque ne peut assurer sa fonction de garantie que si deux produits (ou deux services) identiques ou similaires ne sont pas présents sur le marché sous une marque identique ou similaire.
Ceci emporte comme conséquence que, dès lors qu’une marque a été demandée ou enregistrée pour un certain type de produits ou de services, elle constitue une antériorité permettant à son titulaire d’interdire sa reprise à l’identité ou son imitation pour des produits identiques ou similaires.
Il est donc interdit de déposer une marque portant sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.
S’agissant des signes :
Un signe est identique à un autre lorsqu’il « reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.1 »
Cette considération relève de l’appréciation souveraine des juges ou du directeur de l’INPI qui s’accordent toutefois à une interprétation restrictive.
Les juges ont par exemple estimé que le signe ZARA inscrit à l’intérieur d’un cadre noir était identique au signe ZARA représenté sous forme verbale.2
Un signe est similaire à une marque antérieure lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une ressemblance en ce qui concerne les aspects visuels, phonétique et conceptuels3 générant un risque de confusion entre les signes.
La ressemblance entre les signes doit porter sur les éléments distinctifs et dominants desdits signes et non sur des éléments banals.
Rappelons que le consommateur perçoit généralement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des différents détails.
Aussi, l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants4.
Ainsi, il importe de déterminer et d’apprécier les éléments distinctifs et dominants. En effet, pour apprécier la similitude entre deux signes, il ne faut pas se contenter de comparer deux éléments composant respectivement les marques en question. La ressemblance ne peut pas non plus porter uniquement sur un élément banal de la marque.
Les signes suivants ont notamment été considérés comme similaires :
- MARKANT et MAKAN – Décision INPI du 10 avril 2024 – Opp 23-3159
- MENSA et MENSAH* – Décision INPI du 22 mars 2024 – Opp 23-3540
- CASTELLANE et CHATEAU CASTELLAS – Décision INPI du 5 mai 2022 – Opp 21-4851
- ENGIE et EFFGIE – Décision INPI du 22 mars 2024 – Opp 23-3364
S’agissant des produits et services
Il convient de comparer l’ensemble des produits et des services revendiqués par la marque demandée et l’ensemble des produits et des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Il s’agit ici d’appliquer le principe de spécialité des marques, qui leur confère une protection limitée aux produits et services revendiqués dans le dépôt.
En outre, il convient de prendre en compte les produits ou services visés par les marques en conflit et non ceux effectivement commercialisés sous ces marques.
Des produits ou des services sont identiques à d’autres lorsqu’ils visent :
- les mêmes produits ou services, ou
- la même catégorie générale.
En effet, la jurisprudence considère que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, alors, ces produits sont considérés comme identiques5 .
A titre d’exemple, il a été reconnu que sont identiques les « planches à voile, planches pour le surf » et les « appareils de locomotion par eau » 6.
Des produits ou des services sont similaires s’il est démontré qu’ils présentent un lien étroit et nécessaire de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine de ces produits et services.
Le risque de confusion s’entend en effet comme un risque de confusion économique.
Il convient de souligner que le consommateur n’a qu’un souvenir imparfait de la marque et qu’il peut rarement les comparer.
Le consommateur pourra alors prendre une marque pour une autre ou bien, sans confondre directement les marques, croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement7.
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient selon la Cour de justice, de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » 8.
A titre d’exemple, les produits et services suivants ont été jugés similaires :
- Les matières plastiques à l’état brut et les matières plastiques mi-ouvrées9
- Les parfums et les services de vente au détail de produits de parfumerie10
- Les cafetières et les moulins à café11
- Les véhicules et les pneumatiques12
Ce risque de confusion est apprécié au regard du public pertinent c’est-à-dire du public visé par les produits ou services, dont l’attention et les connaissances peuvent varier.
Ainsi, pour les produits et les services destinés à la grande consommation, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, lequel est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.13
Pour les produits et les services destinés à des professionnels, le public pertinent sera compensé uniquement des professionnels de ces produits et services, lesquels ont un degré d’attention plus élevé que la moyenne.
Soulignons toutefois que le niveau d’attention du consommateur moyen peut toutefois varier selon la catégorie de produits ou services en cause. En effet, le public peut faire preuve d’un degré faible, normal ou élevé d’attention en fonction des caractéristiques des produits et services (en fonction de leurs prix, technicités, dangerosités, …).14
S’agissant de l’appréciation globale de la disponibilité de la marque
Pour établir si la marque projetée est disponible, et donc s’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure, les juges doivent apprécier globalement et objectivement ledit risque de confusion en prenant en compte tous les facteurs pertinents : la similitude entre les signes et la similarité entre les produits et services.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
Ainsi, un degré élevé de similitude entre les signes peut venir compenser un faible degré de similitude entre les produits et les services, et inversement.
Le degré de connaissance de la marque sur le marché sera également un facteur à prendre en considération. En pratique, plus la marque antérieure possèdera un caractère distinctif important en raison de sa connaissance pour une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, plus le risque de confusion sera élevé.
* la marque ne doit pas porter sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure de renommée
Une marque est renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et les services couverts par la marque sur une partie substantielle du territoire.
Selon la marque, il peut s’agir du grand public ou bien d’un public plus spécialisé.
Cette renommée permet de s’affranchir du principe de spécialité et confère une plus large protection à la marque.
En pratique, cela signifie qu’en présence de signes identiques ou similaires même portant sur des produits et services différent (non identique ou similaire), la renommée de la marque va conduire à interdire le dépôt d’une marque postérieure.
Ainsi, le signe convoité ne pourra pas être identique ou similaire à une marque antérieure de renommée.
Toutefois, soulignons que la jurisprudence impose la démonstration d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté.
Ainsi, pour se prévaloir d’une atteinte à une marque de renommée, le titulaire de cette marque devra démontrer que « la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »15
Le code de la propriété intellectuelle précise que pour engager une action en nullité sur le fondement de la marque renommée, il faut que « l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice »16
A titre d’exemple, l’INPI a estimé que la marque « TESLAPIMP » ne pouvait être adoptée à titre de marque parce qu’elle pouvait faire naître un lien avec la marque antérieure « TESLA ». Le risque d’un préjudice et la renommée étant établis, la marque convoitée portait alors atteinte à la marque antérieure de renommée.17
2. Le signe ne doit pas porter atteinte à une dénomination ou une raisons sociale antérieure
Très tôt, la jurisprudence a admis qu’une dénomination sociale ou une raison sociale appartenant à une personne morale (que ce soit une société commerciale, une association ou encore un syndicat professionnel) pouvait constituer une antériorité opposable à un dépôt de marque.
Cette interdiction a été intégrée à l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Aussi, une société immatriculée peut opposer sa dénomination sociale à une marque postérieure.
Notons que le titulaire n’a pas besoin de démontrer la notoriété de sa dénomination ou son rayonnement national.
Toutefois, il conviendra d’établir l’existence d’un risque de confusion entre la marque postérieure et la dénomination sociale antérieure, selon les mêmes règles générales que pour les marques telles qu’exposées ci-avant.
Ainsi, le risque de confusion devra être démontré au regard du degré de ressemblance visuelle phonétique ou intellectuelle entre les signes, du degré de similitude entre les secteurs économiques, du pouvoir distinctif du signe antérieur…
S’agissant ainsi du degré de similitude entre les secteurs économiques de la marque et de la dénomination sociale, les tribunaux vont étudier l’objet social déclaré par la personne morale dans ses statuts pour l’analyser puis se fier aux activités réellement exercées par la personne morale si l’objet social ne correspond pas ou apparait trop large.
3. Le signe ne doit pas porter atteinte à un nom commercial antérieur
Le nom commercial est défini comme « le nom sous lequel est exploité un fonds de commerce afin de l’identifier vis-à-vis de la clientèle ».18
Le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public sur le territoire français.
Ainsi, à partir de ce premier usage, ce nom commercial pourra être défendu par son titulaire face à des marques enregistrées postérieurement.19
Pour ce faire, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une publication au registre du commerce, ni même que le tiers connaissait l’existence de ce nom commercial.
L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle pose toutefois une condition : le nom commercial doit être connu sur l’ensemble du territoire pour constituer une antériorité opposable aux tiers.
Cette condition est à distinguer de la notoriété qui exigerait que le nom commercial soit connu d’un très large public.
Ici, il suffit que le titulaire prouve qu’il exploite son activité sur l’ensemble du territoire à la date du dépôt de la marque litigieux postérieure pour la rendre indisponible.20
Le principe de spécialité s’appliquant aux noms commerciaux comme aux marques, le risque de confusion entre le nom commercial antérieur et la marque postérieure convoitée devra être établi selon les mêmes principes qu’exposés ci-avant en matière de marques.
Il conviendra donc de procéder à une appréciation globale en prenant en considération la similitude entre les signes, la similitude entre les secteurs d’activité et le degré de distinctivité du signe antérieur.
4. Le signe ne doit pas être porter atteinte à une enseigne antérieure
Une enseigne désigne « un nom ou un emblème apposé sur la façade du local dans lequel est exploité un fonds de commerce afin de le désigner ou de l’individualiser » .21
Comme pour le nom commercial, le droit sur une enseigne s’acquiert par l’usage et celle-ci doit être connue sur l’ensemble du territoire national pour rendre indisponible une marque postérieure.
Là encore , en vertu du principe de spécialité, la marque postérieure ne pourra être licitement déposée et exploitée que s’il est prouvé qu’elle génère un risque de confusion avec l’enseigne antérieure, compte tenu de la similitude des signes et des secteurs d’activités.
5. Le signe ne doit pas porter atteinte à un nom de domaine antérieur
Au titre des antériorités opposables à une marque convoitée, se trouve également les noms de domaine.
Toutefois, en cas de conflit entre un nom de domaine et une marque ultérieurement déposée, l’antériorité du nom de domaine sera considérée uniquement sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- il était effectivement exploité avant le dépôt de la marque contestée et qu’il l’est encore au moment du litige
- il est exploité sur le territoire français (lorsqu’il est opposé à un projet de marque française).
En outre, il conviendra de démontrer – classiquement – un risque de confusion entre la marque postérieure et le nom de domaine.
6. Le signe ne doit pas porter atteinte au nom d’une entité publique antérieur
Le Code de la Propriété Intellectuelle reconnait que les entités publiques peuvent s’opposer à une demande de marque postérieure sur la base de leur dénomination.
A ce titre, il sera toutefois nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion qui naitrait dans l’esprit du public français du fait de la coexistence des deux signes, selon les règles exposées ci-avant.
7. Le signe ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image, à la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale antérieur
C’est l’article L.711-3, 9° du Code de la propriété intellectuelle qui pose l’interdiction de tout dépôt de marque portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
La Cour de Cassation précise toutefois que cela « n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoire, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. »22
La collectivité territoriale ou l’établissement public devra donc démontrer qu’elle a subi un préjudice du fait de l’utilisation de son nom, symbole dans une marque.
Ce préjudice peut intervenir lorsque le dépôt de la marque postérieur peut empêcher la collectivité de tirer profit de la commercialisation de son nom ou peut nuire à son identité, prestige ou renommée.
L’INPI a par exemple estimé que le signe « RENCONTRES URBAINES NANCY » portait atteinte au nom et à la renommée de la collectivité territoriale de NANCY.23
L’usage du nom de la collectivité ne doit pas non plus induire le public en erreur, en laissant croire par exemple au consommateur que la collectivité a avalisé le produit ou le service en cause.
Également, le dépôt de marque litigieux ne peut pas caractériser une volonté parasitaire, cherchant à détourner au profit de son produit, la réputation d’une commune ou d’une région.
Ce sera notamment le cas si la collectivité territoriale jouit d’une réputation auprès du public pour des produits identiques à ceux du dépôt.
8. Le signe ne doit pas être porter atteinte à un nom géographique constituant une indication géographique protégée ou une appellation géographique protégée (AOP – IGP)
Selon l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, il ne peut être valablement déposé à titre de marque un signe qui porte atteinte à une indication géographique prise au sens large :
- Les indications géographiques protégées de l’UE (IGP agro-alimentaires, viticoles, spiritueux)
- Les indications géographiques françaises protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA) ;
- Les appellations d’origine contrôlées françaises (AOC) et leurs homologues européennes les appellations d’origine protégées (AOP) ;
- Les mentions traditionnelles pour les vins ;
- Les spécialités traditionnelles garanties.
En outre, doit être refusé une marque qui reprend une indication ou une appellation géographique protégée lorsque celle-ci désigne des produits ou services comparables à ceux qui bénéficient de l’indication géographique protégée ou de l’appellation géographique protégée.
De même, dans les cas où le déposant profite de la réputation de la dénomination protégée, en évoquant celle-ci par exemple, la marque pourra être refusée.
C’est pour cette raison que la marque reproduite ci-dessous a été déclarée nulle en ce qu’elle constitue une évocation de l’Indication Géographique Protégée « AGNEAU DES PYRENEES ».24
9. Le signe ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers (nom de famille, pseudonyme, image)
Le nom patronymique d’une famille donne le droit à ses membres de s’opposer au dépôt d’une marque qui reprendrait ce nom.
Toutefois, il conviendra de démontrer « l’existence d’une confusion à laquelle le demandeur a intérêt à mettre fin » .25
Ainsi, un nom patronymique ne constituera une antériorité que si le titulaire prouve que la marque postérieure reprenant son nom crée une confusion et génère pour lui un préjudice.
Le plus souvent, la confusion sera retenue dans le cas où la marque reprendrait un nom célèbre ou rare.
A l’inverse, lorsque le nom est courant ou banal et qu’ainsi, plusieurs personnes portent le même nom patronymique, le risque de confusion sera généralement écarté par les juridictions.
Les pseudonymes ont également été reconnu par la jurisprudence comme pouvant constituer une antériorité rendant indisponible les marques similaires ou identiques.
Pour ce faire, il doit avoir été choisi par le titulaire et avoir été reconnu par les tiers au moment du dépôt de la marque reprenant le pseudonyme.
Concernant la reproduction de l’image d’une personne dans une marque, tout exploitation non autorisée de cet élément de leur personnalité est interdite. Le préjudice moral et le dommage matériel seront toutefois à démontrer.
10. Le signe ne doit pas porter atteinte à des droits d’auteur antérieurs
L’auteur d’une œuvre de l’esprit se voit reconnaitre par le Code de la propriété intellectuelle un droit moral qui permet de protéger les intérêts non économiques de l’auteur ainsi que des droits patrimoniaux qui permettent au titulaire de contrôler l’exploitation de son œuvre et de percevoir une rémunération pour l’utilisation de ses œuvres par des tiers.
Compte tenu de ces droits, l’exploitation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur nécessite l’autorisation de l’auteur. Toute exploitation, même partielle, d’une œuvre sans autorisation de l’auteur constitue une contrefaçon (article L.122-4 CPI).
Pour qu’un droit d’auteur constitue une antériorité, il faut ainsi que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur (et donc, soit originale – empreinte de la personnalité de l’auteur) et que le demandeur en soit l’auteur.
Bien évidemment, l’œuvre de l’esprit doit être antérieure au dépôt de la marque qui reproduit l’œuvre.
C’est ainsi que le TGI de Paris avait refusé le dépôt d’une marque reprenant sans autorisation le nom de Tarzan.26
De façon exceptionnelle au regard de la plupart des autres antériorités, la contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion.27
11. Le signe ne doit pas porter atteinte à un dessin ou modèle protégé antérieur
Comme pour le droit d’auteur, les dessins et modèles bénéficient d’une protection par le Code de la propriété intellectuelle.
Pour constituer une antériorité, ceux-ci doivent ainsi :
- être protégée par le droit des dessins et modèles (qui nécessite un dépôt),
- être antérieurs à la marque du tiers et
- être objets d’une reproduction ou d’une imitation, sans l’autorisation de l’auteur.
* * *
Il convient de souligner que, les antériorités présentées ci-dessus constituent une liste non exhaustive présentées par le Code de la propriété intellectuelle.
En effet, la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article L.711-3 juste avant l’énumération de cette liste a pu amener la jurisprudence à admettre que d’autres antériorités pouvaient rendre indisponibles plusieurs marques.
Par exemple, le nom d’un parti politique « Europe Ecologie » a été considéré comme une antériorité dont pouvait se prévaloir son titulaire pour s’opposer à une marque d’un tiers.28
* * *
Il est ainsi essentiel de s’assurer qu’il n’existe pas de droit antérieur sur le signe convoité qui pourrait faire obstacle au dépôt et à l’exploitation de la marque.
Nous vous recommandons donc de vérifier que vos marques sont bien disponibles et ne portent pas atteinte à des droits antérieurs détenus par des tiers.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les équipes de CMC AVOCATS pour une réalisation de recherches d’antériorité afin d’estimer la disponibilité du signe convoité et le cas échant, son dépôt et sa protection.
1. CJCE, 20 mars 2003, aff.C-291/00
2. CA Paris, 16 février 2007, n°06/16225 : JurisData n°2007-329352
3. TUE, 14 novembre 2018, Foodterapia SL/ EUIPO, T-486/17
4. CJCE, 3 sept. 2009, Aceites del Sur-Coosur/OHMI – Koipe Corporacion, C-498/07 P
5. TPI, 21 October 2008, Aventis Pharma/OHIM – Nycomed GmbH, T-95/07
6. CA Bordeaux, ch.1, 1er mars 2022, n°21/01642
7. CJCE, 20 septembre 2007, Quick Restaurants/OHMI – Société des Produits Nestlé, C-193/06 P
8. CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon
9. TPICE du 17 avril 2008, aff. T389/03,
10. TPICE du 09 juillet 2015, aff T89/11
11. CA Paris, 14 mars 2008, n° 06/13556
12. CA Paris, 7 févr. 2003, n° 2000/09366
13. CJCE, 26 avril 2007, Alcon/OHMI – Biogarma, C-412/05 P, point 62
14. TUE, 13 février 2007, affaire T-256/04
15. CJUE , 27 novembre 2008 aff. C-252/07
16. Article L.711-3,I,2° du CPI
17. INPI, 19 février 2024, OPP 23-3208
18. CA Paris, 13 octobre 1962, Sandoz, n°26
19. Cour de Cassation, 3 juillet 2001, n°98-22.995
20. CA Paris, 15 octobre 1997, Cojuris : PIBD 1997, III, p.646
21. Collin et Ghestin : Rép.com. Dalloz,2e édi., V° Nom commercial, n°5
22. Cour de Cassation, 23 juin 2009, n°07-19.545
23. INPI, 15 décembre 2013, 23-2446
24. INPI, 2 février 2023, NL21-0229
25. Cour de Cassation, 1ère civ., 19 décembre 1967, Savignac
26. TGI Paris, 10 juillet 1973, Tarzan : PIBD 1974, III, p.87
27. CA Lyon, 5 juillet 1979, Clochemerle
28. TGI Paris, 11 mars 2010, Europe Ecologie : PIBD 2010, n°920, III, p.413